Необходимое приготовление по ст. 1361 ГК РФ — намерение использовать тождественное патенту решение

Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 5, сентябрь 2014 г., с. 16-19

Cтатья подготовлена под научным руководством
кандидата юридических наук С.В. Михайлова

Право преждепользования хорошо известно патентным системам многих государств. В России оно закреплено в ст. 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Согласно п. 1 данной статьи лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации, созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования.

Данная формулировка нормы о праве преждепользования содержит в себе некоторые пробелы. Во-первых, что означает «без расширения объема использования»? Что такое «объем использования», и какие расширения объема использования запрещены данной нормой? Во-вторых, как следует понимать формулировку «необходимые приготовления»? Какие меры, принятые преждепользователем, могут быть расценены как таковые? На все эти вопросы должна дать ответы судебная практика. Однако и там нет однозначности.

В таком случае суды нередко обращаются к зарубежному опыту. Касательно вопросов права преждепользования наиболее приемлемым представляется обращение к практике германских судов, судов государства с развитым современным патентным законодательством. Необходимо выяснить, как решаются интересующие нас вопросы судами ФРГ.

Согласно п. 1 ст. 1361 ГК РФ преждепользователь сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования. В связи с этим в судебно-арбитражной практике возникает вопрос о содержании объема такого использования. Эта категория может быть количественной или качественной.

Сложившаяся в настоящий период отечественная судебная практика исходит из того, что объем преждепользования представляет собой количественную категорию 1 . Вместе с тем в ряде случаев суд принимает решение на основании того, что объем использования тождественного патенту решения может определяться как качественная категория 2 . Что же представляют собой эти две категории?

Понимание объема использования тождественного патенту решения как категории, имеющей качественное содержание, формируется на основании сопоставления положений п. 2 ст. 1354 ГК РФ о том, что охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или полезной модели, с положениями п. 3 ст. 1358 ГК РФ о том, что изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели.

Понимание объема использования как категории, имеющей количественное содержание, заключается в определении в соответствующих единицах измерения объема выпускаемой производителем или ввозимой импортером продукции (штуки, килограммы, метры и т.д.) в определенный период времени.

По сути, здесь идет речь о характере ограничений объема использования, которые устанавливаются судом для преждепользователя. В практике германских судов выработано определенное понимание количественного и качественного критериев, используемых при установлении ограничений объема использования тождественного решения по праву преждепользования.

В одном из решений Верховного суда ФРГ указано, что усовершенствования, произведенные преждепользователем и выходящие за пределы объема прежнего (первоначального) использования, запрещаются в тех случаях, когда они непосредственно посягают на тот объем изобретения, который охраняется патентом 3 .

Объем изобретения, охраняемого патентом, – это непосредственно объем охраны, который в соответствии с п. 2 ст. 1354 ГК РФ определяется содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи (п. 3 ст. 1354 ГК РФ). В свою очередь в § 14 Патентного закона ФРГ указано, что объем охраны определяется содержанием патентных притязаний, однако для толкования патентных притязаний также привлекаются описание изобретения и чертежи.

Таким образом, вышеназванная правовая позиция Верховного суда ФРГ позволяет сделать вывод о том, что германские суды при определении ограничений права преждепользования должны руководствоваться качественным критерием, поскольку объем охраны характеризует объем использования тождественного решения как категорию, имеющую качественное содержание.

Существует и иной подход к определению ограничений права преждепользования. Так, в решениях германских земельных судов можно встретить следующую позицию: право преждепользования ограничено таким способом использования и/или формой осуществления использования, которые преждепользователь фактически использовал или осуществил необходимые приготовления к скорейшему использованию 4 . Это значит, что преждепользователь после того, как другое лицо запатентовало тождественное решение, может осуществлять дальнейшее безвозмездное использование своего решения по праву преждепользования только таким способом, каким он использовал его до выдачи соответствующего патента, без каких-либо изменений.

Способ использования напрямую зависит от той цели, для которой создавалось решение, то есть от его смысла. Германские суды исходят из следующей правовой позиции: отклонения осуществляемой по факту формы использования от уже используемой преждепользователем формы не имеют значения только тогда, когда они находятся за пределами содержания (смысла) изобретения 5 . Это значит, что отклонение от формы использования по праву преждепользования, то есть от соответствующего ограничения, допускается, но только в случае, если оно не имеет отношения к содержанию (смыслу) тождественного решения.

Из этого следует сделать вывод о том, что ограничение права преждепользования по способу использования тождественного решения является ограничением по качественному критерию, поскольку способ использования неразрывно связан с целями, для которых создавалось тождественное решение, а соответственно и основными его характеристиками (признаками).

Относительно количественного критерия германские суды также имеют определенную правовую позицию. Как следует из судебной практики, право преждепользования не ограничивается по количеству. Это значит, что количественные расширения разрешены преждепользователю, то есть он может предпринимать также производственные расширения 6 .

Таким образом, следует сделать вывод о том, что суды Германии при установлении ограничений права преждепользования руководствуются именно качественным критерием. Такой подход представляется наиболее правильным, поскольку право преждепользования характеризует определенное отношение между изобретателем ? преждепользователем и обладателем патента по поводу тождественных решений. В свою очередь тождество определяется совпадением всех признаков, содержащихся в формулах этих решений. Соответственно объем использования по праву преждепользования имеет, прежде всего, качественное содержание.

Следующий пробел нормы о праве преждепользования, который нас интересует, заключается в том, что п. 1 ст. 1361 ГК РФ не раскрывает содержания категории необходимого приготовления к использованию тождественного патенту решения. Не раскрывается оно и в российской судебной практике. В связи с этим совершенно не понятно, какие именно меры можно расценить как «необходимое приготовление». Может ли это быть проведение каких-либо исследований, испытаний тождественного решения? Или же это могут быть только такие меры, которые уже конкретно направлены на реализацию такого решения в производстве?

В немецком праве, в частности, в Патентном законе данная категория раскрывается. Согласно § 12 Патентного закона ФРГ право преждепользования действует только в отношении того, кто уже использовал изобретение внутри страны или принял необходимые для этого меры. Данные меры закон именует подготовительными мероприятиями, которые понимаются в смысле § 9 Патентного закона, накладывающего ограничения на третьих лиц по действиям, касающимся изготовления, введения в оборот и использования изделия, а также на способ, являющийся предметом патента. Параграф наделяет, соответственно, правами на осуществление данных действий патентообладателя, в роли которого в данном случае выступает преждепользователь.

При этом со стороны преждепользователя необходима серьезность намерений по проведению подготовительных мероприятий. Под ними понимаются такие меры, в результате которых производится осуществление изобретения и наличествует непосредственное волеизъявление.

Чтобы требования предписанные законом для применения подготовительных мер исполнялись, необходимо выполнение двух условий:

1) меры должны четко определять порядок осуществления изобретения;

2) должно наличествовать непосредственное волеизъявление, направленное на скорейшее использование изобретения 7 .

Кроме того, как говорится в одном из решений верховного суда федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, расположенного в Дюссельдорфе, то с фактической точки зрения частное право преждепользования относительно даты приоритета предполагается двояко.

Во-первых, требуется владение изобретением и, во-вторых, — необходимость конкретной деятельности по владению изобретением. Данная деятельность должна осуществляться либо путем совершения, по крайней мере, одного промышленного действия по использованию (например, выпуска продукции), либо инициированием мероприятий, которые в любом случае позволяют ожидать промышленное использование изобретения сразу после дня приоритета.

Понятие мероприятий, направленных на начало использования, требует чтобы, во-первых, было принято твердое и окончательное решение использовать изобретение в промышленных целях; и, во-вторых, принятие таких мер технического или коммерческого характера, которые обеспечат скорейшее преобразование данного решения в действие (его реализацию).

Что касается промышленного использования изобретения, то оно должно быть непосредственно ожидаемым вследствие совершенных мероприятий на день приоритета. Важно в этой связи не чисто субъективное желание преждепользователя, а требование того, чтобы все обстоятельства объективно показывали, что использование будет реализовано (осуществляться) 8 . Если из мероприятий, проведенных преждепользователем до дня выдачи патента, не следует явно, что вот?вот должна начаться реализация тождественного решения в производстве, то суд не может расценить их как необходимое приготовление.

Таким образом, патентное законодательство Германии, а на его основании — и судебная практика германских судов раскрывают содержание категории необходимого приготовления к использованию тождественного патенту решения и определяют ряд требований, при условии соблюдения которых за субъектом будет признано право преждепользования. На это следует обратить внимание отечественным правоприменителям. Учет опыта германских судов в решении данного вопроса будет способствовать выработке отечественной судебной практикой взвешенной правовой позиции и наиболее правильному заполнению пробелов, существующих в нормативном регулировании права преждепользования.

1 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2013 по делу № А44–6472/2012 // СПС «Гарант», постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 01.11.2011 по делу № А65–25161/10 // СПС «Гарант».

2 Решение Арбитражного суда Челябинской области от 28.12.2010 по делу № А76–8486/2010–4–359, которое было оставлено вышестоящими инстанциями без изменения.

Это интересно: Как рассчитать налог на дом при помощи калькулятора

4 Benkard / Rogge, PatG, 10. Aufl., § 12 Rn. 22 — LG Dusseldorf, 4b O 270/09.

6 Busse § 12 Rdnr 39.

7 Schulte-Kuhnen, PatG, 8. Auflage, § 12 Rn 10, 12.

Содержание

Статья 1361. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1361 ГК РФ
Другой комментарий к статье 1361 Гражданского Кодекса РФ
Статья 1361 ГК РФ. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к Ст. 1361 ГК РФ
Другой комментарий к Ст. 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации
Статья 1361. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1361 Гражданского Кодекса РФ
Статья 1361 ГК РФ. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец (действующая редакция)
Комментарий к ст. 1361 ГК РФ

Статья 1361. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования). (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

2. Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Комментарий к статье 1361 ГК РФ

1. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец, закрепленное в комментируемой статье, во всех правовых системах традиционно относят к исключениям из патентной монополии.

По сравнению с ранее действовавшим законодательством (ст. 12 Патентного Закона РФ) положения о праве преждепользования претерпели незначительные изменения.

Смысл института преждепользования заключается в поощрении параллельного творчества лиц, которые по тем или иным причинам не смогли вовремя запатентовать результаты своего технического или художественно-конструктивного творчества.

2. В соответствии с п. 1 комментируемой статьи лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (см. комментарии к ст. 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории России созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования.

Как следует из п. 1 комментируемой статьи, действие права преждепользования предполагает наличие следующих условий:

— добросовестное использование тождественного решения (или добросовестные необходимые приготовления к такому использованию) на территории России до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца ;

— независимое от автора изобретения, полезной модели или промышленного образца создание тождественного решения;

— нерасширение объема использования тождественного решения.

3. Следует особо отметить, что право преждепользования по российскому законодательству существенно отличается от аналогичного права, действующего в большинстве государств с развитым правопорядком.

Патентные законодательства таких государств не содержат, например, такого условия действительности права преждепользования, как независимость при создании тождественного решения.

Последовательное применение указанного положения существенно сужает полномочия преждепользователя. Представим себе ситуацию, когда заказчик разработки использует изобретение в режиме ноу-хау, а затем автор патентует данное изобретение. Заказчик в этом случае, при отсутствии соответствующих условий договора, не сможет использовать результаты заказанной разработки даже как преждепользователь, поскольку изобретение, полезная модель или промышленный образец, согласно п. 1 комментируемой статьи, должно быть создано независимо от его автора.

Почти повсеместно закреплено единственное условие действительности права преждепользования: добросовестное использование или принятие необходимых для этого мер, что на практике означает отсутствие заимствования или присвоения чужого изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Поэтому требование о нерасширении объема использования тождественного решения по российскому законодательству также можно расценить как неоправданное сужение полномочий преждепользователя. Кроме того, с большой долей уверенности можно прогнозировать возникновение затруднений при рассмотрении судебных споров о праве преждепользования в отношении определения объема использования на дату приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца.

4. Преждепользование можно квалифицировать как случай свободного (безвозмездного) использования параллельно созданного (т.е. своего, а не чужого) изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Право преждепользования — это субъективное гражданское право, имеющее индивидуальный характер, действующее в пределах территории России.

В отличие от патентообладателя, полномочия преждепользователя ограничены использованием объекта преждепользования, как правило, на предприятии преждепользователя, а в России — дополнительно ограничено запретом расширения объема такого использования.

Обычно право преждепользования не удостоверяется никакими охранными документами. В редких случаях, например в Австрии, преждепользователь может потребовать, чтобы его право было признано патентообладателем путем выдачи удостоверения. В случае отказа по ходатайству преждепользователя патентное ведомство выносит соответствующее решение и вносит запись об этом в патентный реестр.

5. В пункте 2 комментируемой статьи предусмотрен единственный способ передачи права преждепользования другому лицу: только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления .

Сказанное означает, что право преждепользования в составе части предприятия не допускается, необходима сделка в отношении предприятия в целом, равно как и не допускается самостоятельная, отдельная от этого предприятия передача этого права.

Однако это ответ на один вопрос. Не совсем ясно, какой смысл вкладывал законодатель в термин «передано» при формулировке нормы о том, что «право преждепользования может быть передано другому лицу».

Возможно узкое толкование этого термина, например, при передаче права преждепользования в рамках договора продажи предприятия (см. ст. 559 ГК РФ), т.е. допускается только отчуждение права преждепользования вместе с предприятием в целом.

Однако логично предположить, что законодатель имел в виду широкое толкование этого термина, включающее передачу права преждепользования, в том числе по договору аренды предприятия (см. ст. 656 ГК РФ), а также случаи перехода права преждепользования к другим лицам без договора (наследование, реорганизация юридического лица, обращение взыскания на имущество патентообладателя).

Другой комментарий к статье 1361 Гражданского Кодекса РФ

1. В процессе исторического развития, когда еще не были изжиты аналогии с правом собственности, право преждепользования могло именоваться в законодательстве как «право сервитута в патенте» . С точки зрения современного законодательства, как сказано в комментируемой статье, право преждепользования — это право лица, не являющегося патентообладателем, на безвозмездное использование решения, тождественного запатентованному. Право преждепользования к интеллектуальным правам не относится, напротив, оно выступает ограничением чужого исключительного патентного права . Соответственно, действия преждепользователя не являются нарушением прав патентообладателя: «право преждепользования относится к условиям, исключающим ответственность за использование объектов патентного права» . Выделение норм о преждепользовании в отдельную статью вызвано некоторыми особенностями данной конструкции по сравнению со случаями свободного использования объекта патентных прав (см. ст. 1359 ГК). Право преждепользования является не столько вариантом свободного использования, сколько вариантом противопоставления патенту. Не зря Конституционный Суд РФ назвал право преждепользования в одном ряду с возможностью признания патента недействительным в качестве сдерживания беспрецедентной монополии патентообладателя «в целях обеспечения баланса интересов всех участников технического и научного творчества» . Но в отличие от случаев признания патента недействительным, которые имеют публичное значение (свободное использование решения становится свободным для всех), право преждепользования защищает только его носителя, на третьих лиц не распространяется, само по себе патента не порочит. Поэтому преждепользование действительно является правом — субъективным гражданским правом, принадлежащим конкретному лицу.

2. Преждепользование известно только патентному праву, поскольку только в патентном праве признается, что охраняемое решение не является уникальным (неповторимым), — оно может быть разработано одновременно несколькими лицами при параллельном творчестве . Слова комментируемой статьи о тождественном решении, созданном независимо от автора запатентованного решения, указывают именно на случай параллельного творчества, при котором защищаются интересы творца, пренебрегшего процедурой официального признания результатов своего творчества. В то же время право преждепользования не ставит под сомнение принцип государственной регистрации охраняемых решений — параллельное творчество принимается во внимание только «до даты приоритета».

В соответствии со ст. 1406 ГК РФ споры о праве преждепользования рассматриваются в судебном порядке. Преждепользователь может обратиться в суд с требованием об установлении права преждепользования. Однако подавляющее число случаев признания права преждепользования в судебном порядке связано с рассмотрением возражений против иска патентообладателя к преждепользователю о пресечении нарушения исключительного права. Но в любом случае право преждепользования возникает не по решению суда, а в силу самого факта создания и использования объекта . Право преждепользования не подлежит государственной регистрации, соответственно «не предусматривается выдача патентным ведомством пользователю публичного документа, подтверждающего наличие у него этого субъективного права» . Судебное решение выступает актом, лишь подтверждающим наличие права преждепользования в определенном объеме.

3. При установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

а) использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению (см. п. 3 ст. 1358 ГК). Сама тождественность решения, использованного преждепользователем, доказывается судебной экспертизой. Если речь идет об изобретении, то решение может быть как полностью тождественным запатентованному, так и отличающимся от него только эквивалентными признаками;

б) независимость создания тождественного решения. Независимость проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя: это означает, что решение «не было разработано на основе описаний, чертежей, моделей лица, получившего патент на полезную модель» . Судебная практика подтверждает данное положение: так, например, несамостоятельной была признана разработка, в которой непосредственно принимал участие автор запатентованного решения . В целом же самостоятельность преждепользователя в разработке предполагается, а несамостоятельность — это факт, который доказывается патентообладателем ;

Это интересно: Как снять деньги с Киви кошелька наличными

в) добросовестность использования решения. Можно смотреть на добросовестность преждепользователя как на общегражданскую категорию (п. 3 и 4 ст. 1 ГК). Тогда следует учитывать, что в п. 5 ст. 10 ГК РФ закреплена презумпция объективной добросовестности (честности субъектов гражданских правоотношений). В то же время в литературе высказано и такое мнение: добросовестность в нашем случае означает независимость в создании решения , и, следовательно, она (добросовестность) поглощается условием независимости создания тождественного решения;

г) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта. Данное обстоятельство, имеющее особое значение в признании права преждепользования, доказывает преждепользователь. К моменту времени, в котором было зафиксировано использование, предъявляется только одно требование — быть «до даты» приоритета, указанной в патенте. Длительность использования (один день или несколько лет) роли не играет. В судебно-арбитражной практике содержатся примеры того, как устанавливается использование тождественного патенту решения на определенную дату или промежуток времени: поставка товара, содержащего запатентованное решение ; реализация изготовленной продукции ; акт ввода в эксплуатацию оборудования по производству продукции, товарные накладные, акт сдачи-приемки оказанных услуг по изготовлению рекламных листовок на производимую продукцию . Особую роль в доказательстве существования права преждепользования играет техническая документация, по которой производилась продукция, содержащая запатентованное решение, — исследованию подлежат чертежи, сертификаты соответствия и протоколы испытаний . Наличие утвержденных в установленном порядке технических условий (ТУ), технического описания (ТО) на производство продукции также рассматривается как доказательство изготовления продукции либо приготовления к ее изготовлению . В качестве доказательств даты приготовления к использованию выступает, например, приобретение комплекса оборудования для производства продукции ;

д) объем преждепользования. Установление более ранней даты использования тождественного решения, чем дата приоритета изобретения, еще не является достаточным условием для возникновения права преждепользования : все-таки право преждепользования — это право не просто использовать тождественное решение, но использовать его в определенном объеме (без расширения объема использования, достигнутого или намеченного к использованию до даты приоритета). Соответственно, ответчик при ссылке на свое право преждепользования должен указать на объем использования и представить доказательства этого объема . В судебной практике указывается, что «под объемом использования понимается количество продукта, изделий, производимых с использованием запатентованного объекта или в отношении которых сделаны необходимые приготовления для их производства» . Подчеркивается, что «при определении таких объемов следует принимать во внимание не только количество фактически изготовленных до даты приоритета изделий, но и количество, для выпуска которого были сделаны необходимые приготовления» . Практически установление объема производства должно иметь следующее выражение: «изготовление (продажа, иное использование) стольких-то единиц изделия в день (или в месяц, в год и т.п.)». В литературе отмечается, что «по смыслу закона не существует максимального или минимального периода использования аналогичного запатентованного решения с точки зрения нижнего предела. Он может составлять месяц, шесть месяцев, год, два, десять лет и т.п.» . Поскольку законодатель предъявляет требования только к последней дате, на которую можно ссылаться при определении объема использования (день, непосредственно предшествующий дате приоритета заявки), обоснованным выглядит вывод, что «фактический или предполагаемый объем использования определяется на ту дату (период времени), которая будет выбрана преждепользователем» .

4. Устанавливая наличие права преждепользования, суд указывает и на тот способ, которым преждепользователь использует запатентованное решение (т.е. производит продукцию, продает ее и т.д.). Бесспорно, преждепользователем является изготовитель продукта. Судебная практика считает, что признание преждепользователем производителя продукции автоматически означает освобождение от ответственности за нарушение исключительного права и тех лиц, которые приобретали продукцию у производителя для последующей перепродажи или иного использования, «поскольку такие действия преждепользователя и третьих лиц защищаются в тех случаях, когда не нарушается объем использования» . Преждепользователем может быть признано, например, лицо, всего лишь ввозящее запатентованную полезную модель из-за рубежа, поскольку импорт продукции, содержащей запатентованное решение, является использованием объекта патентных прав .

5. Пункт 2 комментируемой статьи посвящен передаче (точнее было бы сказать — передаче и переходу) права преждепользования. В этой части наблюдается единственное расхождение между Патентным законом РФ и пришедшей ему на смену частью четвертой ГК РФ. Если по ст. 12 Патентного закона допускалась передача права преждепользования «только совместно с производством, на котором имело место использование», то п. 2 комментируемой статьи говорит: «только вместе с предприятием (выделено нами. — Д.М.), на котором имело место использование тождественного решения.». В принципе эта терминология для российского законодателя традиционна: в законодательстве 20-х гг. XX в. было установлено, что переуступить право преждепользования можно не иначе как вместе с предприятием . Но содержание термина «предприятие» изменилось. В соответствии со ст. 132 ГК РФ предприятие признается самостоятельным объектом недвижимости, соответственно права на него возникают в случае государственной регистрации предприятия (а не совокупности недвижимых вещей, входящих в имущественный комплекс!). Таких предприятий в России почти нет. Следовательно, после 1 января 2008 г. передача права преждепользования в составе предприятия означает, что отчуждается недвижимость, а форма договора купли-продажи предприятия и требования к государственной регистрации договора определяются в соответствии со ст. 560 ГК РФ. Наличие предприятия требуется только в случае перехода права преждепользования — закон не выдвигает наличие регистрации прав на предприятие условием признания права преждепользования.

Статья 1361 ГК РФ. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Новая редакция Ст. 1361 ГК РФ

Комментарий к Ст. 1361 ГК РФ

1. Как уже указывалось ранее, патентное право объективно исходит из того, что один и тот же результат интеллектуальной деятельности в области научно-технического или художественно-конструкторского творчества может быть создан независимо друг от друга разными лицами. При этом вопрос о направлении в компетентный государственный орган соответствующей заявки и получении патента является делом добровольным и далеко не всегда осуществляется указанными лицами. Зачастую субъекты используют патентоспособный результат интеллектуальной деятельности в своей хозяйственной практике и не имеют намерений осуществить его государственную регистрацию. В этой связи возможна ситуация, когда патентование объекта промышленных прав одним лицом приведет к запрету на использование данного результата интеллектуальной деятельности тем, кто создал его самостоятельно, но государственную регистрацию не осуществил.

Во избежание нарушения прав таких пользователей законодателем предусматривается наделение указанных пользователей особым имущественным правом — правом преждепользования. Суть данного права заключается в том, что лицо (преждепользователь) вправе и дальше безвозмездно использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности без расширения объема такого использования, если одновременно имеются следующие условия:

— данный результат интеллектуальной деятельности создан независимо от автора запатентованного объекта патентных прав;

— до даты приоритета запатентованного объекта патентных прав имело место добросовестное использование данного результата интеллектуальной деятельности или к этому были сделаны необходимые приготовления.

2. Право преждепользования является ограниченным в обороте, т.е. не полностью оборотоспособным. Законодательство допускает лишь один случай, когда право преждепользования может перейти от одного лица (преждепользователя) к другому — случай перехода к другому лицу прав (в том числе и в порядке универсального правопреемства) на тот имущественный комплекс, используемый в предпринимательской деятельности (предприятие), на котором имело место использование тождественного результата интеллектуальной деятельности или на котором были сделаны соответствующие приготовления. Во всех иных случаях сделки по отчуждению права преждепользования являются недействительными (ничтожными).

Другой комментарий к Ст. 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Преждепользование является специфическим случаем, в котором, как и в ситуациях, предусмотренных ст. 1359 ГК, патентообладатель не вправе запретить использование изобретения, полезной модели, промышленного образца.

2. Право преждепользования предназначено для защиты интересов и результатов параллельного творчества других лиц, если эти результаты возникли до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, охраняемых патентом. Поэтому в комментируемой статье подчеркнуто, что право преждепользования предоставляется не любому физическому или юридическому лицу, использовавшему изобретение, полезную модель, промышленный образец до даты приоритета или сделавшему необходимые к этому приготовления, а лишь тем, которые создали тождественное запатентованному решение независимо от его автора. При этом использование или приготовления должны иметь место на территории Российской Федерации.

Данное право ограничено тем, что допускает использование изобретения, полезной модели, промышленного образца в период действия выданного на него патента лишь в объеме, не превышающем достигнутый до даты приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, в объеме, не превосходящем уровень, соответствующий сделанным приготовлениям. Поэтому если после даты приоритета преждепользователь расширил объем использования, то патентообладатель вправе запретить его, а преждепользователь может сохранить такой объем или осуществить его дальнейшее расширение только с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора — см. комментарий к ст. 1367).

Это интересно: Каковы критерии выполненного ремонта при перепланировке?

3. Право преждепользования может перейти к новому владельцу того производства, на котором оно возникло. Другие пути передачи этого права в Кодексе не предусмотрены.

Патентообладателю при решении вопроса о целесообразности оспаривания права преждепользования следует иметь в виду, что если предшествующее дате приоритета использование по своему характеру было таким, что могло привести к общедоступности сведений о запатентованном решении, то это может стать основанием для признания патента недействительным ввиду несоответствия решения условию новизны.

Заявитель, подающий заявку после общедоступного раскрытия информации об изобретении, полезной модели, промышленном образце и ориентирующийся на льготу, предоставляемую ему согласно нормам о льготном периоде (п. 3 ст. 1350, п. 3 ст. 1351, п. 4 ст. 1352 ГК РФ), должен иметь в виду возможность реализации изобретения, полезной модели, промышленного образца другими лицами на основе этой информации и практические трудности, связанные с доказательством того, что эти лица не могут быть отнесены к преждепользователям.

Статья 1361. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1361 Гражданского Кодекса РФ

В комментируемой статье говорится о праве преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Ранее такие положения содержались в ст. 12 «Право преждепользования» Патентного закона 1992 г. Соответствующая регламентация установлена в правиле 20 «Право преждепользования» Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, утв. Административным советом Евразийской патентной организации 1 декабря 1995 г.

Пункт 1 комментируемой статьи, определяя содержание права преждепользования, устанавливает, что лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. ст. 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (п. 3 ст. 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Согласно сохраняющим свою практическую значимость разъяснениям, данным в п. 8 информационного письма Президиума ВАС России от 13 декабря 2007 г. N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных ст. 12 Патентного закона РФ, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.

В пункте 2 комментируемой статьи предусмотрен единственный случай передачи права преждепользования другому лицу — только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления. Такие положения содержались в ч. 2 ст. 12 Патентного закона 1992 г., но в них говорилось о возможности передачи права совместно с соответствующим производством, а не вместе с соответствующим предприятием. В пункте 2 комментируемой статьи речь идет о предприятии, которым согласно ч. 1 п. 1 ст. 132 части первой ГК РФ как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. То, что в состав предприятия как имущественного комплекса входят в том числе исключительные права, если иное не установлено законом или договором, предусмотрено в ч. 2 п. 2 указанной ст. 132.